遭遇专利侵权警告的应对之策

随着社会发展，人们的知识产权意识不断增强，专利侵权诉讼已经不仅仅是出于经济利益考量，而是升级为一种商业战略，越来越多的专利权人将专利权保护付诸实际。在这种情况下，作为被警告方在收到专利侵权警告函后该如何应对呢？是盲目地与原告协商和解还是置之不理？在我看来，这都不是成熟的应对之策。在收到专利侵权警告后，要全面分析原告提供的证据，制定适当的应对策略。知己知彼百战不殆，了解了专利侵权认定的思路，也就能够初步确定抗辩的切入点。以下从几个方面进行阐述，以期对面临此类情形的企业有所裨益。

一、专利权是否有效

在收到专利侵权警告函之后，第一时间对专利权的状态进行查询，确定专利权本身是否处于有效状态。具体的方法可以通过国家知识产权局网站进行查询，进一步地也可以向国家知识产权局申请专利登记薄副本。专利授权公告之后，任何人都可以向国家知识产权局请求出具该专利的专利登记薄副本。专利登记薄是国家知识产权局专门用来登记专利手续和专利法律状态变更的法律文件。授予专利权时，专利登记薄与专利证书上记载的内容是一致的，在法律上具有同等效力。专利权授予后，专利的法律状态的变更仅在专利登记薄上记载，由此导致专利登记薄与专利证书上记载不一致的，以专利登记薄上记载的法律状态为准。专利登记薄中记载下列事项：（1）专利权的授予；（2）专利申请权、专利权的转移；（3）专利权的质押、保全及其解除；（4）专利实施许可合同的备案；（5）专利权的无效宣告；（6）专利权的终止；（7）专利权的恢复；（8）专利实施的强制许可；（9）专利权人的姓名或名称、国籍和地址变更。

二、专利权属的确定

通过专利登记薄中记载的内容确定专利的现有专利权人，与发侵权警告函的权利主体进行比对，是否一致。若不一致，核实对方是否获得许可，如果获得了许可，还要审查许可实施的方式。根据《专利法》及《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》，独占实施许可的被许可人可以作为原告起诉， 而普通许可在没有得到专利权人许可的情况下，排他许可专利权人未明确不起诉的，被许可人不能作为原告提起诉讼。

三、专利侵权比对

在确定专利权处于有效状态，且发函人有权主张的情况下，接下来进行侵权比对，判断侵权是否成立。对于发明和实用新型专利，遵循全面覆盖原则，比较对象为被控侵权物和权利要求书，判断是否构成相同侵权或等同侵权。如果能够证明被控侵权产品的技术特征与专利权利要求的必要技术特征在实质上不同也不构成等同，则可得出不侵犯专利权的结论。对于外观设计，侵权判定的前提是外观设计产品与被控侵权产品属于同类产品，比较对象为被控侵权产品和外观设计专利的图片或照片。

四、不侵权抗辩或不赔偿抗辩

在经过上述分析，若初步判断为被控侵权物落入专利保护范围内，则考虑下述的抗辩理由是否适用。

    1、现有技术抗辩

根据《专利法》第六十二条规定，在专利侵权诉讼中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或现有设计的，不构成侵权。根据《专利法》第二十二条的规定，现有技术是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。因此，如果能够证明所采用的技术方案为专利申请日之前即公开的技术，则能够有效抗辩专利侵权的指控。通常需要提交公开出版物，或者销售、使用的产品实物以及有关的辅助凭证，如产品说明书、产品图册、销售发票等。总之，被控侵权人要举证证明涉案专利的技术方案在申请日前通过公开出版物发表、在国内外公开使用或以其他方式为公众所知。当然，在这种情况下，也可以基于此理由和相关证据向专利复审委提出专利无效宣告请求。

 2、先用权抗辩

根据《专利法》第六十九条第二款的规定，某项发明创造在专利申请人提出专利申请之前，如果他人已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备，则在该发明创造被授予专利权后，他人仍继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造，其制造和使用行为不被视为侵权。 但是在实务中以此为抗辩理由而取得成功的并不多见，主要是由于证据不足。因此，如果以此作为抗辩主张，一定要全面收集证据，形成完整证据链。通常情况下需要提供以下证据：（1）先用权人在专利申请日之前已经制造出相关产品的相关证据。例如，在原告专利申请日前的设计图纸和工艺文件等。（2）先用权人在原有范围内继续制造或使用的证据。例如，购置的设备数量及产能资料。此外，需要注意的是先用权的信息来源必须是先用权人自己独立研发出来或者通过合法途径获得的。否则，不能主张先用权抗辩。

    3、合法来源抗辩

根据《专利法》第七十条的规定，为生产经营的目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或依照专利方法直接获得的产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿。鉴于此，企业在经营过程中对于购销合同、发票等证据要妥善留存。

     4、诉讼时效抗辩

《专利法》第六十八条第一款规定“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。因此，被诉侵权人也可以以此作为抗辩理由免于赔偿。

五、专利无效宣告请求

在经过以上分析后，发现各抗辩理由均不能成立，那么可以考虑启动专利无效宣告。通过分析专利文件中的缺陷，根据《专利法实施细则》第六十六条规定的宣告专利权无效的理由的规定，逐项剖析该专利是否存在实质性的缺陷，同时准备和收集相应的证据，向专利复审委提出无效宣告申请。现在很多人认为在收到侵权警告函或者被诉后第一时间就要进行专利无效宣告，从理论层面是对的，但是由于在实践中，专利无效宣告的经济成本和时间成本都很高，因此，通常情况下，建议被控侵权人先由以上所提到的各种策略着手，会更加快捷高效。

六、 确认不侵权之诉

在经过分析初步确认不侵犯该专利权的情况下，通过与权利人沟通，对方既不撤回警告又不行使诉权，此种拖延行为对被警告人的权益造成损害的，被警告人可以向人民法院提起确认不侵权之诉。这里需要注意，根据《最高人民法院关于侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定，提起确认不侵害专利权诉讼的前提条件是权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼。因此，要注意书面催告权利人行使权利，以便为后续的诉讼提供支持和依据。

七、专利转让或实施许可谈判

另一种极端情况是的确构成了侵权，在这种情况下被警告人可以考虑与权利人进行协商谈判，通过专利转让或实施许可等方式解决争议，从而能实现双方共赢，避免诉累。考虑到这种专利侵权诉讼往往发生在同类竞争企业之间，专利实施许可较难以达成。但是，也有一些企业将专利运营作为一项重要的收入来源，发出警告函的目的之一也是将专利许可给被警告人。作为被警告人要对权利人的真实目的进行分析，考虑谈判成功的可能性以及相应的对价。此外，作为企业一定在经营研发中重视知识产权保护，如果企业本身拥有大量相关领域的专利，也可以通过交叉许可的方式达到互利共赢的效果。

综上，可以形成基本的应对策略和思路，具体地方案制订要根据实际情况、结合相关证据综合分析判断。